1. Résumé
Afin d’éviter la déchéance de la marque, son titulaire doit prendre des mesures pour éviter qu’elle devienne la désignation usuelle du produit ou du service dans le commerce, en rappelant aux tiers qui l’utilisent le caractère protégé de la marque et en introduisant une procédure contentieuse le cas échéant.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2025 n°24-14.449.
2. Les faits
En l’espèce, le 30 janvier 2006, la société Tennis d’Aquitaine a déposé la marque verbale française « City Stade » sous les classes 6 et 19 à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) pour désigner une « structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football) ».
Le 23 février 2006, la Société Sport et loisirs a sollicité la déchéance de la marque auprès de l’INPI en soutenant que la marque « City Stade » est devenue la désignation usuelle du produit pour lequel elle est enregistrée.
L’INPI a rejeté la demande de déchéance.
Néanmoins, la cour d’appel de Colmar a prononcé la déchéance de la marque dans un arrêt rendu le 6 mars 2024, en considérant :
– d’une part, que la société Sport et Loisirs a participé par son inaction à la dégénérescence de sa marque en n’envoyant que trois lettres de mises en demeure de cesser son usage à ses concurrents et de ne pas avoir engagé d’action judiciaire, avant le présent litige ;
– d’autre part, que les pièces produites établissent un usage régulier et progressif des termes « city stade » de manière générique depuis 2016.
C’est en l’état que se présente le litige devant la Cour de cassation.
3. La décision de la Cour de cassation du 13 novembre 2025
L’article L.714-6 a) du code de la propriété intellectuelle énonce que :
“ Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; (…) ”
Selon la Cour de cassation, il résulte de cet article, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée, encourt la déchéance de ses droits.
La société Tennis d’Aquitaine conteste, devant la Cour de cassation, la déchéance de ses droits sur la marque « City Stade », en vain.
La Cour de cassation retient que « par son inactivité » la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque verbale « City Stade ».
Elle valide ainsi la déchéance de la marque prononcée par la Cour d’Appel.
4. Les enseignements
Plusieurs enseignements pratiques doivent être tirés de cet arrêt :
– le titulaire d’un droit privatif sur une marque devrait systématiquement mettre en demeure de cesser son usage à ses concurrents,
– le titulaire ne peut justifier l’absence de rappel du caractère protégé de sa marque à ses partenaires commerciaux ;
– en cas de non respect des mises en demeure, une procédure contentieuse doit être introduite.
A défaut, le titulaire du droit privatif sur la marque risque la déchéance de celle-ci.
Jessy Pollux
Avocate